アメリカ進出にあたり、他人の商標権を侵害しないためにはどうすればよいですか？
はじめに
商標権や特許、意匠などの知的財産権は、国ごとに独立して存在しているため、各権利はその国内でのみ有効です。したがって、自社商品に関して、その名前やロゴ（「標章」といいます）を日本で商標登録していたとしても、その権利をアメリカで行使することはできません。
すなわち、日本国内において、自社商品に関して登録した商標（仮に「XYZ」とします）について正当な権利を有していても、アメリカで、他人が同一又は類似の商品に関して「XYZ」と同一又は類似の商標を登録していた場合、「XYZ」という標章を付した商品をアメリカで販売しようとすると、他人の商標権侵害のリスクが生じます。また、アメリカでは、先に使用していればコモンロー商標権も発生しますので、登録されていない場合も注意が必要です。
商標調査の重要性
アメリカに進出する際には、アメリカで販売する商品に使用したい名前やロゴについて、アメリカでも商標登録を受けておくとよいでしょう。進出先であるアメリカで商標権を取得するということは、他人の商標権を侵害しないというリスク回避のためだけではなく、自社商品を他人のものと区別するためにブランドを確立し、事業展開を有利に進める上で重要といえるからです。また、模倣品対策や不正使用防止にも有効です。
アメリカで販売する商品に使用したい名前やロゴが決まったら、アメリカで商標登録する前に、まず、同一又は類似の登録商標がないか調査をする必要があります。前述のとおり、商標権は国ごとに独立して存在し、アメリカでの商標登録の要件や手続きは日本と異なるうえ、未登録であっても商標権が発生します。そのため、現地の商標専門の弁護士に調査を依頼し、連邦商標登録だけでなく、コモンロー商標や州法登録商標までを対象とするのかといった調査の範囲についてアドバイスを求め、調査結果に関して、アメリカで登録が可能か意見を求めることは非常に重要です。ちなみに、このような商標調査は、登録をする前の一度きりだけでなく、商標保護強化のため、定期的に継続して行うことが推奨されます。
調査の結果、日本での登録商標「XYZ」と同一又は類似の商標が既に登録されていた等の理由で、アメリカで「XYZ」をそのまま使用できないという問題が生じた場合、以下のような対応を検討する必要が生じます。
①「XYZ」とは別の商標候補をいくつか検討し、再度調査をする
②どうしても「XYZ」をアメリカでも使用したい場合に、既に登録されている類似の商標に関して、出願時期や登録状況、使用実態などをさらに調査し、当該商標権者の同意を得るなどの交渉をするか、異議申立てや不使用取消審判などの法的手続きを取る
他方、このような事前の商標調査をせず、他人の商標権を侵害してしまった場合には、商標権者から差止めや損害賠償の請求を受けるリスクがあります。これに対し、商標が無効であるとか、独禁法違反などといった抗弁で応訴したり、防御したりすることも考えられますが、これらの主張をしうる事実があることが前提となります。また、こちらの主張が認められるとも限りません。なにより応訴などのコストは膨大なものになることが予想されます。このようなことを考慮すると、事前の商標調査にかかるコストは必要経費として捉え、徹底調査は必須であると考えるべきです。
アメリカでの商標登録と使用
調査の結果「XYZ」登録が可能という判断がでたら、早速「XYZ」という標章を付した商品をアメリカで販売する準備を始めましょう。アメリカでは、日本と異なり、アメリカで商標を使用することを前提に商標登録を受けることができ、また、商標を継続的に米国内で使用することにより、その商標を独占的に使用する権利を得ることができる使用主義を採用しているからです。ここで、使用とは、商業的に使用すること、すなわち、「XYZ」という標章を付した商品をアメリカで販売等することを指します。
アメリカでは、このように使用主義を採用していることから、登録をする際には、使用証明という、使用状態を表すサンプル、または、使用する意思があるという宣誓書を提出する必要があります。また、登録後も、定期的に使用証明の提出が求められます。さらに、「XYZ」という登録商標を商品に付してアメリカで一度も使用していないと、登録から3年経過後、請求により登録が取り消されることになる点も注意が必要です。
まとめ
ご質問は、アメリカ進出にあたり、他人の商標権を侵害しないためにどうしたらいいかというものでしたが、他人の商標権を侵害しないためだけでなく、自社商品のブランドを守るためにも、早めの調査と権利化をお勧めします。
※この記事は、2024年2月19日に作成されました。
