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【2022年4月1日等施行】 特許法改正のポイントを解説!

松田誠司弁護士

松田誠司弁護士

(公開:2021/12/13)

この記事を書いた人

松田誠司 弁護士 (1).jpg

松田 誠司

三浦法律事務所

2009年神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻(法科大学院)修了。2010年弁護士登録。
知的財産、企業法務一般を取り扱う。

この記事のまとめ

2021年5月14日、「特許法等の一部を改正する法律」(以下「本改正法」といい、本改正法による改正を「本改正」といいます。)案が国会において可決され、成立しました。

本改正は、従前の企業知財実務に変更をもたらしうる重要なものであり、今後の実務上の対応を検討する前提として本改正の内容を正確に押さえておく必要があります。

本記事では、本改正のうち、企業の知財実務担当者の皆様において関心が高いと思われる以下の改正項目
①訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し
②海外からの模倣品流入への規制強化
③特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入

を中心に解説します。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • 特許法…改正後の特許法(昭和34年法律第121号)
  • 旧特許法…改正前の特許法(昭和34年法律第121号)

特許法改正(2022年4月1日等施行)の全体像

まず、本改正の全体像を確認しておきましょう。

本改正は、「新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、デジタル化、リモート・非接触など経済活動のあり方が大きく変化」したこと(経済産業省ウェブサイト「『特許法等の一部を改正する法律案』が閣議決定されました」)を背景としています。

そして、このような変化に対応するために、
(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備
(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し
(3)訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化

を趣旨として、以下の各項目の改正がなされました。

改正項目

(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備
① 審判口頭審理のオンライン化
② 印紙予納の廃止・料金支払方法の拡充
③ 意匠・商標国際出願手続のデジタル化
④ 災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除

(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し
① 海外からの模倣品流入への規制強化
② 訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し
③ 特許権等の権利回復要件の緩和

(3)訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化
① 特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入
② 特許料等の料金体系見直し
③ 弁理士制度の見直し

本改正法の施行日は2022年4月1日とされましたが、(1)①審判口頭審理のオンライン化等の一部の改正項目については既に2021年10月1日に施行されています(経済産業省ウェブサイト「『特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令』が閣議決定されました」)。

本記事では、本改正のうち、企業の知財実務担当者の皆様において関心が高いと思われる以下の改正項目
1|訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し
2|海外からの模倣品流入への規制強化
3|特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入

を中心に解説します。

改正のポイント

1|訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し

旧特許法においては、特許権につき通常実施権が許諾(いわゆるライセンス)されている場合、特許権者が訂正審判請求、特許無効審判における訂正の請求又は特許異議の申立てにおける訂正の請求(以下訂正審判請求と合わせて「訂正審判請求等」といいます。)をするためには、通常実施権者(いわゆるライセンシー)の承諾を得る必要がありました(特許法120条の5第9項及び134条の2第9項がそれぞれ127条を準用。)。

また、実用新案法14条の2第13項においても準用されています。これらの規定の趣旨は、特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正審判を請求したり、必要な範囲を超えた請求をすることによる通常実施権者の不測の損害を防止したりする点にあると解されています(特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕』469頁)。

このように、訂正審判請求等に通常実施権者の承諾を要するとの規定には一定の合理性はあると考えられる一方で、特許権者(ライセンサー)としては、訂正審判請求等という特許無効の主張に対する有力な対抗策の一つについて制約を課されることは避けたいところです。また、訂正審判請求等を行うという、ある種の緊急事態においてわざわざライセンシーの承諾を取得するという手間を回避したいという実務の要請も無視できません。

そこで、特許権者(ライセンサー)は、特許ライセンス契約において訂正審判請求等にあらかじめライセンシーは承諾するとの条項を規定するよう努めてきました。もっとも、特許法127条のような規定は欧米等には見られませんので、知財部や法務部の方は、海外の企業とライセンス交渉を行う際に、日本特許法の制度を説明し、理解を得るよう努めてこられたことと思います。

ライセンス契約締結に向けて多くの論点が存在するところに加えて、上記のような説明や説得にコストを要していた点で、特許権者(ライセンサー)側からは特許法127条等の規定を疑問視する声がありました。

ここで、訂正の有無とライセンシーの利益についてみてみると、訂正により特許権の権利範囲が減縮されたとしても、減縮後の権利範囲はライセンス契約により適法に実施できることに加え、減縮された部分は自由技術になるため、結局のところ、ライセンシーが実施できる範囲に影響はありません。したがって、特許発明の実施という観点からは、通常はライセンシーの利益を害することはないと考えられます。
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参考元|執筆者作成

以上の状況を踏まえ、本改正では、訂正審判請求等について通常実施権者の承諾を要しないものとされました。したがって、本改正法施行後は、ライセンサーとしては、通常実施権を許諾するライセンス契約において、従前のような承諾条項を規定する必要がなくなり、上記のようなライセンス交渉時におけるconsent条項に関する応酬は生じないことになります。

ただし、海外諸国の中には、少数ながら訂正審判請求等においてライセンシーの承諾を要する国も存在するため、ライセンス対象に他国特許権を含む場合には注意が必要です。

なお、特許権の放棄についても訂正等と同様の改正がなされたこと、実用新案権についても同様の改正がなされていること及び本改正の前後を通じて、専用実施権者又は質権者の承諾は必要であることにご留意ください。

さて、非独占的な通常実施権者にとっては、ライセンス対象特許に係る技術について自社が実施できれば構わないため、一般的には、特に不利益はないといっていいでしょう

もっとも、独占的通常実施権者は差止請求権を有しないものの、侵害者に対する固有の損害賠償請求が可能と解されていますので、特許権の権利範囲が減縮されると侵害者に対する損害賠償請求の可否又はその範囲・額に影響する可能性があります。そうすると、独占的通常実施権者としては、自己の権利を確保しておくためには、訂正審判請求等をすること又はその内容につきコントロールを及ぼしたいところです。

そこで、ライセンス契約において、以下の2つを規定することが考えられます。

①ライセンサーは訂正審判請求等に先立ってライセンシーの承諾を得ることを義務付けること
②ライセンサーはライセンシーに対して、訂正審判請求等及びこれに対応する審決等の内容を通知すること

もっとも、①の効果については、ライセンサーがライセンシーの承諾を得ることなく訂正審判請求等をしたとしてもこれが却下されることはなく、あくまで契約当事者間における債務不履行の問題が生じるにすぎないものと考えます(私見)。

2|海外からの模倣品流入への規制強化

現行商標法によれば、商標権侵害品の個人輸入は、輸入する個人については「業として」(商標法2条1項各号)なされるものではないため、商標権侵害を構成しないと解されています(小野昌延・三山峻司編『新・注解 商標法(上巻)』青林書院、2016年、98頁)。

また、商標の「使用」の一類型である「輸入」とは、「外国から本邦に到着した貨物…又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に…引き取ること」(関税法2条1項1号)をいうと解されているところ、海外事業者が、国内の個人に対して模倣品を直接販売・送付する行為が商標権侵害を構成するかどうかは現行法上明らかでないといわれています(産業構造審議会・知的財産分科会・特許制度小委員会「ウィズコロナ/ポストコロナ時代における特許制度の在り方」49頁以下)。

そうすると、現行法上、個人輸入目的で模倣品を輸入する行為は商標権侵害を問えないのではないかという疑問がありました。また、意匠法についても同様の問題がありました。電子商取引による個人宛輸入の増加(≒侵害貨物の小口化)という近年の傾向を踏まえると、現行法の規定では権利者の保護が不十分だったといわざるを得ないでしょう。

そこで、本改正では、海外事業者による模倣品(商標権/意匠権侵害品)輸入行為が商標権/意匠権侵害となることが明確化されました。今後は、模倣品が個人輸入される場合については税関での水際差止めを中心として対応することが予想されます。

【改正商標法2条7項】※下線部は改正箇所
この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為が含まれるものとする。

【改正意匠法2条2項1号】※下線部は改正箇所
意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為

模倣品流入については、以下の関連記事でも詳しく解説しています。

3|特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入

「アミカス・キュリエ(amicus curiae)」は、「裁判所の友」又は「法廷助言者」とも呼ばれますが、米国や英国の民事訴訟において「裁判所に係属する事件について情報又は意見を提出する第三者」のことであり、アミカス・キュリエが裁判所に提出する意見書はアミカス・ブリーフと呼ばれます。

日本の民事訴訟法にはこのような制度に関する規定はありませんが、知財高裁大合議事件であるApple Japan vs. 三星電子事件(知財高判2014年5月16日)において、第三者からの意見募集がなされたことをご記憶の方も多いと思います(当時の知財高裁所長、同事件の裁判長であった飯村敏明先生は「裁判所が法的判断をするための知見の収集について」とのご論稿を公表されています(NBL No.1038)。)。

特許権侵害訴訟では、その判断が当事者を拘束することはもちろんですが、当事者が属する業界のみならず、他の業界の企業、関係者にも大きく影響を及ぼす可能性があります。Apple Japan vs. 三星電子事件では、いわゆる標準必須特許(SEP)についてFRAND宣言がされた場合の効力が問題となりましたが、同事件は社会に広く意見を聴くに値する事件の典型といっていいでしょう。

ここで民事訴訟の原則を確認しておくと、審判の基礎となる事実及び証拠の収集は、当事者の権能又は責任とされています(弁論主義)。したがって、原則として、裁判所が事実を認定し判断するためには、当事者が証拠を提出する必要があるところ、旧特許法にはアミカス・ブリーフのような制度に関する規定がなかったため、両当事者が合意しない場合にはアミカス・ブリーフを実施することができませんでした。

本改正は、特許権等侵害訴訟に日本版アミカス・ブリーフ(厳密には英米のアミカス・ブリーフと同一ではありませんが、本記事では分かりやすさの観点から「アミカス・ブリーフ」といいます。)を導入するとともに、その手続について具体的に規定するものです。

本改正では、①特許権等侵害訴訟において、②「当該事件に関するこの法律(注・特許法)の適用その他の必要な事項」について、広く一般に意見を募集することができる制度が導入されました。

①についていえば、まずは特許権(及び実用新案権)に関して導入され、これ以外の知的財産権については今後の検討に委ねられています。また、特許権に関する訴訟の中でも、審決取消訴訟や職務発明関係訴訟は対象外です。

②についていえば、意見募集の対象として典型的に想定されているのは、(証拠の評価や証拠からいかなる事実を認定すべきかではなく)どのように法律を適用すべきかという問題ですが、必要があれば経験則や業界慣行等についても意見募集がなされる可能性があります。また、本改正前との相違点としては、アミカス・ブリーフの実施につき申し立てていない当事者の意見を聴くことは必要であるものの、両当事者の合意は必要ではないという点が挙げられます。

アミカス・ブリーフの実施に関し、実務上は、上記の弁論主義との関係から、アミカス・ブリーフによって得られた意見書は、当事者が裁判所で閲覧・謄写し、(必要に応じてこれを選別して)証拠として提出することになります。

特許権等侵害訴訟の当事者になり得る企業の立場からすれば、アミカス・キュリエ候補者に対する働きかけを行うことが可能かどうかが気になるところですが、この点に関し特段特許法上の規定はありません。特許庁立案担当者による本改正法の解説においても「意見書提出の働きかけを行うことは、意見書作成費等の対価の供与も含め、正当な訴訟活動の一環として認められる」とされています(松本健男「令和3年『特許法等の一部を改正する法律』の概要(上)」NBL No.1204 46頁)。

参考文献

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