【特許法改正（2020年4月施行）に対応】
特許ライセンス契約
のレビューポイントを解説！

契約ウォッチ編集部

2023.02.13

この記事のまとめ

改正特許法（2020年4月1日施行）に対応した特許ライセンス契約のレビューポイント
を解説！！

特許法の改正に伴い、特許ライセンス契約のレビューを見直してみましょう。特許法について知識がない方も、この記事を読めば、すぐに契約書レビューに実践できます！見直すポイントは、2つです。それぞれのポイントを分かりやすく解説します。

ポイント1
ライセンシー（実施権者）による特許の実施行為が、第三者の特許権を侵害した場合、自社に不利益にならないか？

ポイント2
第三者が、ライセンサー（特許権者）の特許権を侵害した場合、自社に不利益にならないか？

この記事では、特許ライセンス契約の基本的な事項も解説しています。基本的なことを理解されている方は、「特許法改正（2020年4月施行）で気を付けるべき特許ライセンス契約のレビューポイント」からお読みください。

ヒー

先生、特許法が改正されるみたいですね。
特許ライセンス契約をレビューするときは、今までどおりにレビューして大丈夫でしょうか？

ムートン

改正（2020年4月施行）では、特許権侵害に基づく損害賠償額の算定方法が見直されました。これに伴い、特許権を侵害した場合、特許権者は、従来よりも高額の損害賠償を求めることができます。特許権侵害に関する契約条項については、改正前よりも、さらに注意してレビューしたほうがよいでしょう。
改正をふまえて注意すべきレビューポイントを理解しておきましょう！

特許法の改正点について、もっと詳細を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

※この記事は、2020年6月1日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。
・特許法…2020年4月施行後の特許法（昭和34年法律第121号）
・旧特許法…2020年4月施行前の特許法（昭和34年法律第121号）

特許ライセンス契約（特許実施許諾契約）とは？

特許ライセンス契約（特許実施許諾契約）とは、ライセンサー（特許権者）が、ライセンシー（実施権者）に対して、特許発明の実施を許諾し、ライセンシー（実施権者）がライセンサー（特許権者）に対して、一定の対価を支払うことを約束する契約をいいます。

特許ライセンスの対象は、主に2種類あります。これらの他に、特許発明に関連するノウハウを対象とする場合もあります。

特許ライセンスの対象

・権利として登録されている特許発明
ライセンサー（特許権者）は、ライセンシー（実施権者）に対して、これを実施することができる権利（実施権）を設定します。

・出願中の特許発明
まだ権利として登録していないため、ライセンサー（特許権者）は、ライセンシー（実施権者）に対して、権利として登録を受けたときに、実施権を許諾したものとみなす権利（仮通常実施権・仮専用実施権）を設定します。

実施権とは？

特許ライセンス契約における「実施」とは、発明品の生産・使用・譲渡・輸出輸入・発明方法の使用などをいいます（特許法2条3項）。

（定義）
第2条　
３　この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
⑴物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為
⑵方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
⑶物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
特許法 – e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

すなわち、実施権とは、発明品の生産・使用・譲渡・輸出輸入・発明方法の使用をすることができる権利をいい、特許権者が専有します（同法68条1項前文）

（特許権の効力）
第68条　特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
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実施権には、「専用実施権（同法77条2項）」と「通常実施権（同法78条2項）」の2種類があります。「通常実施権（同法78条2項）」には、さらに契約で「独占的通常実施権」か「非独占的通常実施権」の区別があります。

実施権の種類

・専用実施権（特許法77条2項）

・通常実施権（同法78条2項）…独占的通常実施権／非独占的通常実施権

特許権者は、いずれかの実施権を他人に許諾することができます（同法68条1項但書、78条1項）。

（専用実施権）
第77条　特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
２　専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
３　専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
４　専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
５　第73条の規定は、専用実施権に準用する。

（通常実施権）
第78条　特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
２　通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
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それぞれの内容と違いは次のとおりです。

		専用実施権	通常実施権
			独占的通常実施権	非独占的通常実施権
共通点		ライセンシーが発明を実施できる
相違点	ライセンシーの権利の性質（独占的／非独占的）	独占的権利＝ライセンシーのみ発明を実施できる		非独占的権利＝ライセンシー以外の者も、発明の実施を許諾される可能性あり
	ライセンサーによる特許発明の実施可否	不可	契約で留保を定めれば、可能	可能
	ライセンシーによる損害賠償請求・差止請求の可否	可能	不可

ムートン

ライセンス契約を締結するときは、専用実施権と通常実施権のいずれをライセンスするのかを明確にしましょう！

仮通常実施権・仮専用実施権とは？

仮通常実施権と仮専用実施権は、特許権の設定登録があったときに通常実施権・専用実施権が設定したものとみなされる権利をいいます（特許法34条の2、34条の3）。

（仮専用実施権）
第34条の2　特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
２　仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。

（仮通常実施権）
第34条の3　特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
２　前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
３　前条第２項の規定により、同条第４項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
〔省略〕

特許法 – e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

この規定は、2008年の特許法改正の際に、特許の登録をまたずに、出願段階において、早期にライセンスの対象とするニーズに応えて制定されたものです。仮通常実施権・仮専用実施権を設定するときは、出願番号で権利を特定します。

改正ポイント

まず、今回の特許法の改正点をおさえましょう。改正点は、2点です。

改正のポイント（2つ）

・ポイント1
特許権侵害の被害者（特許権者）は、自らの生産・販売能力を超えた部分を賠償請求できる（特許法102条1項の改正）

・ポイント2
特許権侵害の被害者（特許権者）は、特許権侵害があったことを前提とした「ライセンス料」の相当額を賠償請求できる（特許法102条4項の新設）

いずれの改正も、特許権侵害訴訟において、今までよりも、広い範囲で損害額が認定されうる内容です。
そのため、今後は、特許権侵害の被害者（特許権者）は、侵害者に対して、より高額の損害賠償を請求することが期待されます。

ムートン

改正点についてもっと詳しく知りたい方へ
こちらの記事で解説しているので、ぜひご覧ください！
・【2020年4月施行】特許法改正とは？改正点を解説！（新旧対照表つき）

特許法改正（2020年4月施行）で気を付けるべき特許ライセンス契約のレビューポイント

それでは、今回の改正をふまえて、気を付けるべきレビューポイントを解説します。
2020年4月1日以降、特許ライセンス契約を締結するときは、次の２つのレビューポイントを確認しましょう。

改正により、気を付けるべき契約書レビューポイント（6つ）	重要度
・ポイント1 ライセンシー（実施権者）による特許の実施行為が、第三者の特許権を侵害した場合、自社に不利益にならないか？	中 (自社に有利にするための対応)
・ポイント2 第三者が、ライセンサー（特許権者）の特許権を侵害した場合、自社に不利益にならないか？	中 (自社に有利にするための対応)

※重要度について
・高（対応必須）…気を付けないと、法令違反となるおそれがあります。
・中（自社に有利にするための対応）…気を付けなくても法令違反となるおそれはありません。自社に有利な契約内容とするために理解しておくとよいものです。
・低（確認的規定）とは？…改正された法令の定めを、契約でも確認的に定めるものです。定めなくても法令違反となるおそれはなく、法令の規定が適用されます。契約で定めることにより、改正された法令に違反しないための注意喚起となります。

なお、これらのレビューポイントを見逃したからといって、法令違反となるおそれはありません。
しかし、法務担当者としては、自社にとって、大きな不利益を被ることがないように理解しておくべきポイントです。

想定しておくべき場面

今回の改正をうけて、特許権侵害の被害者（特許権者）は、特許権の侵害者に対して、従来よりも高額の賠償を請求することが想定されます。特許ライセンス契約においては、特許権侵害が問題となりうる場面として、①ライセンシー（実施権者）による特許の実施行為が、第三者の特許権を侵害した場合と②第三者が、ライセンサー（特許権者）の特許権を侵害した場合の２つの場面が想定されます。

特許権侵害が問題となりうる場面

①ライセンシー（実施権者）が、第三者の特許権を侵害した場合

②第三者が、ライセンサー（特許権者）の特許権を侵害した場合

契約書をレビューするときには、これらの場面を想定したうえで、ライセンサー（特許権者）とライセンシー（実施権者）のそれぞれの立場において、どのように有利にしたらよいのか、不利益を回避したらよいのか、といった点を検討します。

レビューポイント1│ライセンシー（実施権者）による特許の実施行為が、第三者の特許権を侵害した場合、自社に不利益にならないか？

ライセンサー（特許権者）とライセンシー（実施権者）のそれぞれの立場から、レビューポイントを解説します。

ライセンサー（特許権者）の立場でレビューするとき

ライセンシー（実施権者）からは、契約に、次のような「特許保証条項」を定めることを求められるでしょう。

記載例（ライセンシーから求められる条項）: （特許保証条項）
1. ライセンサーは、ライセンシーに対し、本件特許権の実施により第三者の権利を侵害しないことを保証する。
2. 本件特許権の実施が第三者の権利を侵害していたため、ライセンシーが損害を被った場合、ライセンサーはライセンシーが被った全ての損害を賠償するものとする。

しかしながら、ライセンサー（特許権者）としては、このような「特許保証条項」は、基本的には受容すべきではありません。

たとえば、ライセンシー（実施権者）が特許発明を実施したところ、パテントトロール（特許権を保有しながら、自らは実施せずに、大企業からライセンス料や賠償金を回収する企業）などから訴訟提起されることが想定されます。この場合、ライセンシー（実施権者）は、相手方から巨額の賠償金の支払いを求められるおそれがあります。今回の特許法改正を受けて、認定される賠償額も高額となりかねません。

ムートン

ライセンシー（実施権者）から受け取っているロイヤリティ（ライセンス料）よりも、巨額な賠償金となることもあります。
注意しましょう。

ヒー

それは、ライセンサー（特許権者）にとって、
踏んだり蹴ったりの大損ですね。

「特許保証条項」は、ライセンサー（特許権者）にとって、受け取るロイヤリティ（ライセンス料）に比して、高額な賠償金を背負うリスクを受容することを内容とするものであり大変不利益なものなのです。

そこで、ライセンサー（特許権者）としては、「特許保証条項」の削除を求めることが有益です。
削除に応じてもらえないときは、せめて、責任を負うことになる賠償金の額を限定することができないかを交渉します。たとえば、「ロイヤリティ（ライセンス料）を上限として損害を賠償する」という文言に変更してもらうようにします。

修正例（ライセンサーの場合）: （特許保証条項）
1. ライセンサーは、ライセンシーに対し、本件特許権の実施により第三者の権利を侵害しないことを保証する。
2. 本件特許権の実施が第三者の権利を侵害していたため、ライセンシーが損害を被った場合、ライセンサーはライセンシーが被った全ての損害損害のうち、ライセンサーから受け取ったライセンス料の範囲で、当該損害を賠償するものとする。

また、ライセンサー（特許権者）への被害の拡大を防ぐためには、いちはやく侵害の事実を知っておくことが重要です。そこで、次のように、ライセンシー（実施権者）の通知義務を定めておくのもよいでしょう。

修正例（ライセンサーの場合）: （第三者の権利侵害時の通知義務）
ライセンシーは、第三者から本件特許権の実施が第三者の権利を侵害する旨の通知を受けた場合は、直ちにライセンサーにその旨を通知し、対応を協議するものとする。

ライセンシー（実施権者）の立場でレビューするとき

ライセンシー（実施権者）としては、特許発明を実施したところ、パテントトロール（特許権を保有しながら、自らは実施せずに、大企業からライセンス料や賠償金を回収する企業）などから訴訟提起されることが想定されます。この場合、ライセンシー（実施権者）は、相手方から巨額の賠償金の支払いを求められるおそれがあります。
今回の特許法改正を受けて、認定される賠償額も高額となりかねません。

そこで、ライセンシー（実施権者）としては、契約に、次のような「特許保証条項」を定めておくのが有利です。

修正例（ライセンシーの場合）: （特許保証条項）
1. ライセンサーは、ライセンシーに対し、本件特許権の実施により第三者の権利を侵害しないことを保証する。
2. 本件特許権の実施が第三者の権利を侵害していたため、ライセンシーが損害を被った場合、ライセンサーはライセンシーが被った全ての損害を賠償するものとする。

しかしながら、このような条項は、ライセンサー（特許権者）にとって不利益な定めとなりますので、受容してもらえない可能性が高いといえます。そのような場合は、ライセンサー（特許権者）に、賠償金の一部だけでも負担してもらえないか、交渉するのが有益です。

レビューポイント2│第三者が、ライセンサー（特許権者）の特許権を侵害した場合、自社に不利益にならないか？

ライセンサー（特許権者）とライセンシー（実施権者）のそれぞれの立場から、レビューポイントを解説します。

ライセンサー（特許権者）の立場でレビューするとき

ライセンサー（特許権者）としては、今回の改正により、自分の特許権が侵害された場合、従来よりも、多額の損害賠償を請求することが期待できます。そのため、従来よりも、特許権の侵害訴訟を提起するメリットは大きいでしょう。

そこで、このような訴訟提起に備えて、契約に、ライセンシー（実施権者）に協力を求めることができるように定めてるのが有益です。たとえば、次のように、ライセンシー（実施権者）に対して、侵害の事実を報告する義務や、証拠となりうる情報の提出義務を課することが考えられます。

修正例（ライセンサーの場合）: （第三者による特許権の侵害）
1. ライセンシーは、本件特許権が第三者により侵害されている事実を発見し又はそのおそれがある場合は、直ちにその旨をライセンサーに報告し、かつ、入手した証拠資料があればライセンサーに提供する。
2. 前項の場合、ライセンサー及びライセンシーは、当該侵害に関する対策について協議する。また、ライセンサーが本件特許権を侵害し又は侵害するおそれがある者に対して差止請求訴訟等を提起する場合、ライセンシーは、これに協力しなければならない。

ヒー

ライセンシー（実施権者）には、特許権の侵害の事実を見つけたら、すぐに知らせてもらうのがよいのですね。

ムートン

そうですね。特許権が侵害されている事実をいちはやく
把握すれば、それだけ、訴訟の提起にむけてスピーディに
準備を進めることができますね。

ライセンシー（実施権者）の立場でレビューするとき

第三者が、ライセンサー（特許権者）の特許を無断で使ったことにより、市場にライセンシー（実施権者）の競合品が出回るといった事態が発生することが予想されます。そのため、ライセンシー（実施権者）としては、このような第三者による特許権の侵害が発生したときは、いちはやく、ライセンサー（特許権者）に差止め請求や損害賠償を請求してもらうことが重要です。

そこで、次のように、ライセンサー（特許権者）に対して、権利侵害を排除する義務を定めるのが有利です。